САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Рег. № 33-368/2020    Судья: Христосова А.И.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург    14 января 2020 года

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4655/2018 по апелляционной жалобе Потиевского Е. И. на решение Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 08 августа 2018 года по иску общества с ограниченной ответственностью «Специализированные магазины ЗАВАРКА» к Потиевскому Е. И. о защите права на товарный знак.

Заслушав доклад судьи Грибиненко Н.Н., объяснения представителя ответчика Потиевского Е.И. - Матвееву В.С., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда

У С Т А Н О В И Л А:

ООО «Специализированные магазины ЗАВАРКА» обратилось в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга к Потиевскому Е.И. о защите прав на товарный знак. В обоснование заявленных исковых требований истец указывает на то, что является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) № 287963 со словесным обозначением «ZAVARKA». Вместе с тем, в нарушение положений ст. 1484 ГК РФ, ответчик использует доменное имя «zavarka.ru», сходное с наименованием товарного знака истца до степени смешения, чем создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак № 287963, поскольку обладание правами администратора доменного имени в сети Интернет влечет за собой право ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации, к любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован вышеуказанный товарный знак. 09.06.2017 истец обратился в адрес ответчика с претензией, которая оставлена без ответа. На основании изложенного, истец просит запретить ответчику использовать обозначение «zavarka» в доменном имени zavarka.ru, обязать ответчика незамедлительно и безвозмездно передать истцу право администрирования доменного имени zavarka.ru, взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решением Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 08 августа 2018 года исковые требования ООО «СМ ЗАВАРКА» удовлетворены.

Указанным решением Потиевскому Е.И. запрещено использовать обозначение «zavarka» в доменном имени zavarka.ru.

    Обязать Потиевского Е. И. передать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированные магазины «ЗАВАРКА» право администрирования домена zavarka.ru.

    Взыскать с Потиевского Е. И. в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированные магазины «ЗАВАРКА» расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 рублей.

В апелляционной жалобе ответчик просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что суд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют установленным обстоятельствам дела.

Представитель истца, извещенный о времени и месте судебного разбирательства по правилам ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, доказательств уважительности причин неявки не представил, ходатайств об отложении слушания дела не заявлял, в связи с чем, судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица в порядке ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Ответчик направил в суд своего представителя в порядке ст. 48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда должно быть законным и обоснованным.

Как разъяснено в п. п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от 23.06.2015) "О судебном решении", решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению. Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Указанное решение данным требованиям не соответствует.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком в нарушении статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств наличия законных интересов в использовании спорного обозначения, следовательно, действия ответчика по использованию в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное пп. 5 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

С указанным выводом судебная коллегия согласиться не может ввиду следующего.

Согласно п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, указание товарного знака в доменном имени – один из способов использования товарного знака, реализации исключительных прав на него. Такими правами может воспользоваться только лицо, обладающее исключительным правом (правообладатель), или лицо, которому передано соответствующее право правообладателем.

По смыслу ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, сам по себе факт регистрации домена, сходного с товарным знаком истца не может служить подтверждением факта нарушения исключительных прав правообладателя на товарный знак. Необходимым условием для этого является наличие факта использования спорного доменного имени в отношении товаров, являющихся однородными товарам, защищенным товарным знаком истца.

Следовательно, если сходное с товарным знаком обозначение не используется без разрешения правообладателя в доменном имени в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, то, соответственно, отсутствуют основания для того, чтобы делать вывод о нарушении исключительных прав на товарный знак и соответственно, взыскания компенсации за подобное нарушение, предусмотренной ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

На основании ст. 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Таким образом, товарный знак служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Доменное имя призвано индивидуализировать не товар, а информационный ресурс, доменное имя может принадлежать не только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но и физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя.

По мнению Президиума ВАС РФ, высказанному в Постановлениях от 11 ноября 2008 года № 5560/08, от 18 мая 2011 года № 18012/10 и основанному на запрещающей недобросовестную конкуренцию ст. 10bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака администратором доменного имени имеет место, если:

1. Доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика (доменное имя «zavarka.ru» идентично товарному знаку «ZAVARKA»);

2. У владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени, поскольку ответчик не является владельцем одноименного товарного знака, доменное имя не отражает фирменного наименования ответчика, ответчик не использует доменное имя для размещения какой-либо информации в сети Интернет;

3. Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно, при этом под недобросовестностью понимается неиспользование доменного имени администратором (т.е. когда регистрация и администрирование доменного имени осуществляется исключительно с целью не позволить его использование правообладателю товарного знака).

В соответствии с п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Из положений статей 12 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что наряду с признанием нарушающими исключительные права истца действий ответчика по использованию в качестве доменного имени обозначения, тождественного с фирменным наименованием истца, могут применяться и другие способы защиты прав на фирменное наименование, направленные на пресечение действий, нарушающих право, или создающих /грозу его нарушения, к которым могут быть отнесены аннулирование регистрации домена и прекращение права администрирования доменного имени.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах. RU и РФ (утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет от т 05.10.2011 № 2011-18/81, далее - (Правила регистрации доменных имен») пользователь самостоятельно выбирает Именное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В соответствии с п. 8.1. Правил регистрации доменных имен при установлении судом факта нарушения прав истца регистрация доменного имени подлежит аннулированию на основании вступившего в законную силу судебного акта. При этом в резолютивной части судебного акта должно быть прямо указано на необходимость совершения регистратором действий по аннулированию регистрации. Аннулирование регистрации доменного имени на основании судебного акта, вступившего в законную силу, осуществляется регистратором самостоятельно после истечения срока преимущественного права регистрации доменного имени лицом, в пользу которого принят судебный акт (пункт 6.4 Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (приложение к Правилам регистрации доменных имен).

Кроме того, пунктом 6.1 названного Положения предусмотрено, что регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после вступления в законную силу судебного акта, запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец и (или) запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и (или) признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца.

В соответствии с пунктом 6.3 названного Положения лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени. Для реализации своего права такое лицо обязано заключить договор об оказании услуг регистрации доменных имен с регистратором, осуществляющим поддержку этого доменного имени и подтвердить свое согласие на получение прав администрирования доменного имени в порядке, установленном процедурами регистратора.

Как следует из материалов дела, ООО «СМ ЗАВАРКА» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) № 287963 со словесным обозначением «ZAVARKA» (л.д.28-29).

Ответчик является администратором домена второго уровня zavarka.ru (л.д.30), при этом присутствующее в нем словесное обозначение "zavarka" является основной частью домена и сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Как следует из ответа Регионального сетевого информационного центра с 28.08.2003 года по 17.05.2019 года администратором домена второго уровня zavarka.ru являлся Потиевский Е.П.

С 17.05.2019 года по настоящее время администратором домена второго уровня zavarka.ru является ООО «Специализированные магазины Заварка».

В соответствии с подпунктом 3, п. 9, ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, а так же обозначения, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии со ст. 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU и РФ администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. Администратор домена (владелец) – физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

В случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации, истцу может быть отказано даже в том случае, если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16 информационного письма от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» обращал внимание судов на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а также отмечал, что неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования.

Согласно статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица (статья 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Указанные нормы связывают защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

Учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена были зарегистрированы на имя Потиевского Е.И. ранее возникновения права истца на фирменное наименование, у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения требований истца в защите его исключительного права.

Так как регистрация упомянутого доменного имени имела место ранее регистрации товарного знака истца, судебная коллегия приходит к выводу о том, что нарушений исключительных прав использования ООО «СМ ЗАВАРКА» товарного знака не имеется.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства использования ответчиком сайта со спорным доменным именем в коммерческих целях, в том числе для осуществления деятельности, направленной на реализацию товаров, услуг, аналогичных тем, которые реализует истец с применением своего товарного знака. В нарушение положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено доказательств нарушения его прав, равно как и доказательств причинения какого-либо ущерба, в связи с чем, оснований для удовлетворения исковых требований у суда первой инстанции отсутствовали.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что на момент регистрации спорное доменное имя было свободным, у ответчика не имелось препятствий в силу закона для регистрации указанного доменного имени.

При таких обстоятельствах, решение подлежит отмене с вынесением нового решения.

Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Решение Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 08 августа 2018 года – отменить.

Принять по делу новое решение.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Специализированные магазины ЗАВАРКА» к Потиевскому Е. И. о защите права на товарный знак – отказать.

Председательствующий:

Судьи: